基于专利交易本身的特殊性，在专利交易过程中对所交易的类别及交易权利的稳定性和有效性的不同，交易过程中所涉及的法律风险问题亦不相同。本文专门讨论专利转让交易所涉及的法律问题，特别专注讨论关于专利转让交易中涉及的风险法律要点。在专利交易中涉及的风险包括哪些，这些风险如何控制。专利转让交易本身是经济发展到一定程度，专利作为企业及社会一项重要的资产所必然发生的现象。专利转让交易是一个动态的概念，他的属性即具有无形性，也具有国家的确认性。

一、专利转让交易的分类

按照是否取得专利权的交易分为专利申请权交易和专利权交易。专利申请权交易是指所申请的技术方案或设计已经向专利局提出申请，但专利局未作出授权或驳回决定之前发生的专利技术及设计的交易行为。根据专利申请权交易的类别不同，可分为发明专利申请权交易、实用新型专利申请权交易、外观设计专利申请权交易。

专利权交易是指对已经取得专利局授权的专利而发生的交易行为。根据专利权交易的类别不同，可分为发明专利权交易、实用新型专利权交易和外观设计专利权交易。

根据《专利法》第二条规定本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

发明是指对产品、方法或者其结合所提出的新的技术方案。

实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩于形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

上述《专利法》第二条对于专利的分类及定义，这种分类将工业应用的技术方案及设计予以了分类，但这一分类并非完善。事实上实用艺术品并不在该分类范围内，如积木玩具。及其它可变化形状的具有实用的工业品。无论是专利申请权的交易还是专利权的交易，一个共同的特点，即均向专利局提出了专利申请，均有专利申请受理通知书。但所交易专利申请权的专利是否取得专利权处于待定状态。而专利权是已经取得了专利证书。

二、专利转让交易中涉及的法律规则

专利交易涉及的法律规则较多，但在审查专利交易合同过程中，主要适用以下一些法律规则。

1．《合同法》，主要涉及《合同法》第三章第五十二条及第八章第三节部分内容；

2.《专利法》；

3.《专利法实施细则》；

4.《反垄断法》，主要涉及《反垄断法》第二章部分内容；

5.《对外贸易法》；

6.《技术进出口管理条例》；

7.《禁止出口限制出口技术管理办法》；

8.《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》；

9.《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》；

10.其它相关法律规则。

专利交易的实现需要双方通过合同约定，但是由于涉及交易的主体的不同，在交易过程中所涉及的法律问题，并非完全一致，受让方是国内自然人或公司，则受让程序相对简单，无需履行进出口方面的手续，且是否可以完成转让，完全取决于转让方和受让方的意愿。但是对于涉及受让方是外国公司或自然人的，则并不完全取决于转让方和受让方的意愿，需要遵循《对外贸易法》等相关法律规定。对专利技术及非专利技术的出口管控是世界各国通常的做法，特别是涉及国家安全的技术。但是国内自然人或公司为受让方的专利交易行为，并无出口管制限制。双方的专利交易行为，取决于双方的意愿，通过双方形成的转让合同，并办理相关登记即可实现专利申请权及专利权的转让。专利交易相对于其它权利的交易较为复杂，涉及审查的法律问题，也较为广泛，如专利交易合同有效性问题，不仅涉及《专利法》，也涉及《合同法》、《反垄断法》、《对外贸易法》等法律规则。

三、专利转让交易中涉及的风险

专利交易转让合同涉及的内容，对于交易双方来讲属于双方的法律，如何约定，在不违法法律等规则的情况下，可由转让方和受让方共同来商定。但在交易行为实施中，合同内容是双方避免风险存在的重要要素。所以在制定专利交易合同或在审查合同过程中对风险要综合予以考虑，在专利转让交易合同中主要涉及这么几个风险问题。

1.专利法律状态

专利交易即涉及专利申请权交易也涉及专利权交易，专利的权属法律状态是专利交易的核心，权属状态并非由当事双方确认，基于专利本身的特性即国家专利部门的审查确认性特征，所交易的专利均在国家专利局以相关文件表现出来。对于专利申请权的交易呈现的是专利申请受理通知书，了解专利正处于受理审查状态，是否授权尚处于不确定状态。专利权的交易呈现的是专利证书及专利登记薄副本，基于这两份文件可审查专利权的现在法律状态，是有效专利还是无效专利，及专利的保护年限等，这里尤为重要的是专利登记簿。依据《专利法实施细则》第八十九条规定专利登记薄记载了专利权的授予；专利申请权、专利权的转移；专利权的质押、保全及其解除；专利实施许可合同的备案；专利权的无效宣告；专利权的终止；专利权的恢复；专利实施的强制许可；专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更。确定专利的法律状态是专利交易合同履行必须考虑的风险要素。

2.专利交易主体

专利交易主体即是专利交易双方的转让方和受让方，转让方和受让方可能是多方的，如一项专利有多个申请人。也有多个主体联合购买专利。对于一项专利多个权利主体转让方的，在专利申请受理通知书、专利证书和专利登记副本中均可查询。这里要特别注意的是受让方是外国公司或个人的，在转让程序中，并非双方达成协议即可完成。根据《对外贸易法》及《技术进出口管理条例》的规定，技术出口规定了禁止出口的技术和限制出口的技术。对于限制出口的技术在取得许可后可以完成交易。涉及国家安全的技术是绝对被禁止出口的技术。如航空器设计与制造技术、集成电路制造技术等等。所以依据《专利法》第十条规定专利申请权和专利权的转让交易应当履行批准等手续。在交易过程中及有可能涉及这方面的技术内容，导致交易的无法完成，产生相应的法律风险。

3.专利技术文件的交付

专利技术文件主要是向专利局提交的申请文件，因专利类别不同所交付的文件也不相同。根据专利法第十条二款规定转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或专利权的转让自登记之日起生效。外观设计专利申请权交易交付的文件主要包括外观设计专利申请书、视图、简要说明、受理通知书、缴费通知和凭证。外观设计专利权交易交付的文件除上述文件外，包括专利证书、专利登记薄、当年度专利年费缴费凭证。实用新型专利申请权交易交付的文件主要包括实用新型专利申请书、权利要求书、说明书（实施专利的辅助技术资料）、受理通知书、缴费通知和凭证。实用新型专利权交易交付的文件除上述文件外，包括专利证书、专利登记薄、当年度专利年费缴费凭证及必要的辅助技术资料。

发明专利申请权交易交付的文件包括实用新型专利交易交付的文件，同时由于发明专利进行实质审查，同时实质审查请求书、缴费凭证也属于提供的资料，在实质审查过程中与专利局往来的审查意见及答复材料。发明专利权交易交付的文件除上述文件外，包括专利证书、专利登记薄、当年度专利年费缴费凭证及必要的辅助技术资料。

转让方持有的专利文件，通常来讲对于受让方后续专利的持有具有重要的作用，特别是专利申请权的转让交易行为，且交易标的处于是否授权的待定状态，后续需要答复缴费等环节才能够最终实现专利的授权。因此，相关专利文件的交付对交易风险的控制具有重要的作用。

4.专利官方费用的约定

专利申请及后续授权后的年费等维持专利的费用，由转让方承担还是受让方承担，应当约定明确。依据专利法规定，申请专利需要支付专利申请费，发明专利需要支付实质审查费，专利局作出授权决定后需要支付专利授权费、公告费、第一年度年费等费用。这些费用均是对专利法律有效状态的保障。原则上专利费用的缴费通知书均会通知到现在的专利所有人处。但专利转让登记后，则会通知到受让人处，有专利代理机构的，则会通知到专利代理机构。所以考虑到交易的安全性及便捷性等因素，专利交易协议中最好约定在专利转让登记前发文的专利费用缴费通知书，由转让方承担。转让登记后发文的专利费用通知由受让方承担。

5.专利未授权的处理

专利权转让交易不存在专利未授权的情况，在专利权交易中无需考虑专利未授权的情况。该问题主要在专利申请权转让交易中存在，有的专利申请权未必会获得专利权，即存在未授权的可能，如实用新型专利申请权和发明专利申请权。

在三个专利类别中，外观设计专利进行初步审查，一般均可获得授权，风险点不高，也不能完全排除未被授权的可能。但这种机率极低。

实用新型专利未被授权的可能性是存在的，专利局对于实用新型专利的审查不仅进行初步审查，同时对于新颖性也进行审查，实用新型专利无法满足新颖性要求的，则专利局不会授予专利权。

发明专利的审查极为严格，授权条件不仅要初步审查，同时对于发明专利是否满足新颖性、创造性、实用性及是否属于不可授权的其它情形进行全面审查。如无法满足专利授权条件，则专利局不会授予其专利权。

综合上述三种专利的授权条件，实用新型专利和发明专利极有可能在取得专利申请权后，专利权是否获得处于较大不确定状态，但是对于受让方来讲，专利交易的最终目的不是获得申请权，而是通过申请权的获得最终获得专利权，取得专利权是受让方的根本合同目的。所以在专利申请权交易中对于未取得专利权的处理是必须予以考虑约定。

6.专利后续无效的处理

专利后续无效原因有多种，包括被授权的专利不属于专利法第二条发明、实用新型或外观设计的。不符合专利法第二十二条授予的发明专利和实用新型专利应当具备新颖性、创造性和实用性条件的；第二十三条授予的外观设计专利应当不属于现有设计，且与现有设计具有明显区别。第二十六条第三款和第四款说明书和权利要求书清楚等，第二十七条第二款图片清楚显示专利保护的产品的外观设计，第三十三条修改不得超范围，第五条不得妨害社会公共利益，第二十五条不授予专利权的情形，科学发现，平面印刷品的图案主要起标识作用的设计。授权的专利不符合上述条件，属于可被无效的专利，当专利被无效后，转让人和受让人如何处理无效的后续事宜，需要明确约定。未约定的则按照专利法第四十七条规定处理。专利法第四十七条规定宣告无效的专利权视为自始即不存在。

宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。

由上述规定来看，如未约定则后续处理对双方来将都存在较大不确定性，所以，在协议中约定无效后的处理，是非常有必要的。

7.专利评价报告不符合专利授权条件的处理

专利权评价报告是专利局基于专利权人申请，就实用新型专利和外观设计专利是否符合专利授权条件出具的审查意见，该意见仅供参考。根据评价报告的内容，会对实用新型专利和外观设计专利是否符合专利授权条件进行全面检索评价。发明专利本身已进行了实质审查，专利局也不会就发明专利出具评价报告。评价报告作为实用新型专利和外观设计专利维权中的重要证据，专利法第六十一条第二款规定专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。专利评价报告出具的不符合专利权授权条件的意见，本身并不具有法律效力。但是，检索到的现有技术或设计及法律理由，可以作为专利权无效的重要证据及理由。一般情况下，他人提出专利无效申请，专利权基本上会被专利复审委员会宣告无效。所以对于专利评价报告出具的不符合专利授权条件的意见，转让方和受让方约定该情况出现的处理事宜，特别是对于受让方，其目的是为了获得专利并实施专利，当专利不符合专利授权条件，处于被无效的极大可能情况下，约定处理方案，显得尤为重要。

8.专利实施过程中的技术指导

技术指导主要涉及发明专利和实用新型专利，受让方在实施专利过程中，可基于专利技术内容实施，但是申请的发明和实用新型专利权利要求书及说明书并非具体的技术实施手册，在实施过程中可能会存在一定的技术问题，所以转让方给予技术指导，是有必要的，那么如何指导，指导涉及的人员、费用、时间和次数等事宜，需要明确约定。

9.实施受让专利被控侵权成立的处理

受让人实施受让专利，或授权他人实施受让专利，导致受让人或他人因实施该专利生产的产品被他人指控侵权，侵权行为被控成立的。如何处理，这种情况虽不多见，但是极有可能发生的事。约定这种事宜发生的处理方式对于转让方和受让方避免责任的不确定提供了后续处理依据。依据知识产权保护的原则，对于双方均有知识产权的保护处理，通常是保护在先的知识产权权利，而不保护在后的知识产权权利。这种情况是所受让的技术或设计已成为现有技术或设计。

10.基于受让专利研发出新技术成果的处理

专利转让协议中可以约定新技术成果的归属，但是约定的内容并非随意，不得约定限制技术竞争和技术发展的合同内容。专利转让协议中约定改进技术成果的归属，没有约定的依据《合同法》第六十一条确定，不能确定的，改进方享有改进的技术成果，其他方无权分享。

11.专利交易协议中是否含有排除，限制竞争的合同内容

专利交易合同中一些强势的交易方往往会设定一些特别的条款来限制交易相对方，如在合同中约定限制一方购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品等内容，这类约定存在重大的法律风险。《反垄断法》第十三条规定禁止具有竞争关系的经营者达成下列垄断协议，如限制购买新技术，新设备或者限制开发新技术，新产品的协议内容。约定这方面内容，会涉及对《反垄断法》的违反，所约定的条款亦属于无效条款。

12.转让方涉及职务发明的担保义务

转让方是单位的应确保与发明人和设计人之间关于知识产权归属有明确约定，即约定知识产权归属于单位。转让方是个人的，需要个人证明并非职务发明的材料。员工在工作期间研发的发明创造，知识产权权利归属是与单位之间在劳动合同或其它合同中有约定，未约定的，通过发明人或设计人声明等形式确定。

13.违约责任

违约责任是合同权利方的保障性条款，违约责任的约定内容确定了守约方获得的利益是否有保障，对于违约方违约所承担的责任大小，在约定违约责任方面应当予以细化，针对不同的权利条款应设定相应的违约责任，对等的违约责任或适当性的惩罚性违约责任是被法律所接受的，实践中司法部门也予以支持。但是过度的权利义务不对等或违约行为与违约责任严重不对等，则相应的违约责任存在会被减免的可能。如按某一个时间段支付20万转让费，违约责任约定违反本合同内容的即承担一百万的违约责任，仅晚付款了一天，这种情况下违约方是否承担一百万的违约责任，毋庸置疑，显然不会获得法律支持，所以这种约定事实上存在重大问题，在约定违约则任应当考虑权利内容于违约责任的对等性，并针对每项权利内容设定对应的违约责任。违约责任条款是权利保障条款，合同中的每一项权利兼应有对应的保障条款予以保障。以确保权利条款中的权利内容得到很好的救济。同样，在后续发生纠纷的情况下，便于守约方追究违约方的违约责任。

14.纠纷解决处理机构

专利交易行为是基于合同发生的行为，转让方和受让方可以在专利转让合同中约定管辖机构，如可以选定某个具有连接点的法院管辖，但这种选择不得违反级别管辖和专属管辖。如一般基层法院无管辖权，合同中约定某基层法院管辖专利交易合同纠纷案，这种约定属于无效约定。同样，一些中级法院也无专利合同管辖案件权利，如北京一中院，二中院等，所以在约定法院管辖，确定该法院是否有管辖权非常重要。最好约定原告住所地，被告住所地，合同签署地，合同履行地法院管辖。

专利交易双方也可以选择仲裁机构管辖履行本合同发生的纠纷案件，选择仲裁机构管辖案件，可以在专利交易合同中直接设定仲裁条款，如约定因履行本合同发生的争议，双方一致同意提交某某仲裁委员会解决。仲裁条款中要有明确的仲裁意思表示及所选择的仲裁机构，仲裁机构名称务必准确。否则将会导致仲裁条款无效。

选择争议解决机构目的是为了今后发生争议寻求更好的解决途径。选择法院及仲裁机构解决，在争议处理方面存在一定差异，特别是关于约定有较高违约金责任的处理方面，法院相对来说考虑较多，特别是违约行为造成的损害及违约责任对等的问题。而仲裁往往并不考虑这方面的问题，反而更尊重合同双方约定的内容。但是，由于仲裁的随意性及潜藏关系性，特别是不受司法审查实体的特点，导致一些仲裁存在较大不公，且救济无门。

四、总 结

专利交易作为知识产权交易中的重要组成部分，在交易过程中的风险把控显得尤为重要，如何将交易风险控制在一个合理水平，不仅要考虑专利本身的价值，更要考虑权利存在不稳定性的可能。但是专利是企业运行发展的利器，这一利器使用得当，将会扩大竞争机会，打击竞争对手。所以扩大知识产权数量，增加专利储备，不仅对于企业当前发展具有重要的现实意义。即对于未来的发展提供了广阔的空间。但一个企业的专利是有限的，产品涉及的专利技术却是不确定的，特别是前沿技术产品。所以通过专利交易获得更为广阔的空间就显得非常必要。因此，专利转让交易中的风险防控变得非常重要。 

王国华律师／文