——（2020）最高法知民终225号

【裁判要旨】

专利权无效宣告请求审查决定并非一经作出即发生确定的法律效力，在其产生确定的法律效力前，专利权仍属有效，侵权警告仍然具有权利基础；被警告人针对侵权警告提起的确认不侵害专利权之诉，符合法定起诉条件的，人民法院应予受理。

【关键词】

发明专利 确认不侵权 无效 行政决定 先行裁驳

【基本案情】

上诉人东莞银行股份有限公司（以下简称东莞银行）请求确认不侵害专利权纠纷案中，涉及专利号为ZL200910038860.3、名称为“一种在计算机和其他电子产品中自行提供恰到好处嵌入式帮助的方法和界面”的发明专利（以下简称涉案专利）。

东莞银行于2019年11月14日以张学志为被告、张金滔为第三人，向广州知识产权法院（以下简称一审法院）提起确认不侵害专利权纠纷诉讼，请求确认东莞银行运营的“东莞银行手机银行”App和“东莞银行村镇银行手机银行”App不侵害张学志的涉案专利权，并判令张学志向东莞银行支付维权合理开支89.01万元。

一审法院经审理查明，张学志系涉案专利的专利权人。2018年8月31日，原国家知识产权局专利复审委员会就涉案专利作出第37130号无效宣告请求审查决定，宣告涉案专利权全部无效。

2019年9月9日，张学志向东莞银行发送侵权警告函，其中称其已就涉案专利的无效决定向北京知识产权法院起诉。张学志还向苹果公司投诉东莞银行App涉及侵权，要求下架该App。

2019年11月6日，东莞银行向张学志就其向苹果公司投诉东莞银行侵害涉案专利权行为发出催告函，要求张学志立即撤回相关投诉或尽快向人民法院提起相关侵权诉讼。

一审法院认为，宣告无效的专利权视为自始即不存在，故在涉案专利已在先被宣告全部无效的情况下，东莞银行提出确认其不侵害涉案专利权的诉讼请求缺乏事实基础，其起诉不符合法定受理条件。

一审法院裁定对东莞银行的起诉不予受理。东莞银行不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2020年6月12日裁定撤销原审裁定，指令本案由广州知识产权法院立案受理。

【裁判意见】

最高人民法院二审认为，专利权无效宣告请求审查决定并非一经作出即发生确定的法律效力，而须待法律规定的起诉期限届满当事人未提起诉讼或者维持该决定的裁判生效时，该决定方可确定发生法律效力。

具体理由如下：

第一，无论是在我国行政法律规范还是专利法律规范中，均无确定专利权无效宣告请求审查决定生效时点的直接依据。因此，专利权无效宣告请求审查决定的生效时点应当根据专利权的特殊性质以及专利授权确权行为之目的进行判断。

专利权是一种需经有权机关授予的无形财产权。专利授权确权行为作为取得和保持专利权的程序，会导致专有权的确立和丧失，故其目的在于判断发明创造是否应受到专有权的保护，而非采取行政强制措施或赋予执行力。

只有在行政相对人及利害关系人对行政决定放弃救济权利或救济权利用尽时，专利权无效宣告请求审查决定才具有不可争力，此时专利权有效与否才能处于终局性的确定状态。

因此，专利权无效宣告请求审查决定之生效时点应为不可争力的产生时点，不能以一般情况下行政行为一经作出即具有执行力且复议和诉讼期间不停止执行，就认为专利权无效宣告请求审查决定亦是一经作出即生效。

第二，我国的专利授权确权程序包括司法救济程序。专利法第四十六条第二款明确规定：“对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。”

根据上述规定，当事人不服专利权无效宣告请求审查决定，可以提起司法救济程序。司法救济程序的结果会影响专利权法律状态的确定，是专利授权确权行为在司法领域的评判程序。

因此，仅在专利法规定的上述起诉期限届满当事人未提起诉讼或者维持审查决定的司法裁判发生法律效力时，专利授权确权程序才在真正意义上结束，行政相对人及利害关系人负有不得再行争讼的义务。专利权无效宣告请求审查决定此时才具有不可争力，故应以此时点作为生效时点。

第三，专利法第四十七条第一款规定：“宣告无效的专利权视为自始即不存在。”在宣告专利权无效的情况下，专利权保护的技术方案从专有状态进入公有领域，社会公众可以自由实施该技术方案。

由于专利授权确权程序包括司法救济程序，如果将宣告专利权无效的审查决定之生效时点确定为一经作出即生效，而其后司法裁判又推翻该决定，则会形成技术方案在专有-公有-专有领域之间的反复，并在保护专利权人的合法权益和推动发明创造的应用之间产生诸多争议，此种解读不符合专利法的立法宗旨。

在宣告专利权无效的审查决定未生效的情况下，其不能产生否定专利权有效性的效力，权利人发送的侵权警告仍然有权利基础。相应地，被警告人亦可以在符合法定条件的情况下提起确认不侵害专利权之诉，以消除因收到侵权警告而产生的不安状态。

本案起诉材料显示，张学志已向北京知识产权法院提起行政诉讼，宣告专利权无效的审查决定尚未生效，东莞银行作为被警告人有权提起确认不侵害专利权之诉。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条第一款以及第二款的规定，“权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉”。

该条规定的“先行裁驳、另行起诉”旨在提高专利侵权纠纷案件的审理效率，尽可能缓解审理周期较长的影响，其仅适用于司法解释规定的专利权人提起的侵权之诉。

被警告人提起的确认不侵害专利权之诉，目的在于消除被警告人因专利权人发出的侵权警告而所处的不安状态。两者制度目的不同，因此司法解释该条规定的“先行裁驳、另行起诉”不构成被警告人提起确认不侵害专利权之诉的障碍。

如人民法院经审理认定被警告人的行为不构成侵害专利权，可径行作出确认不侵权的判决；如人民法院经审理认定被警告人的行为构成侵害专利权，为避免诉讼结果反复，可以中止审理，等待专利确权行政诉讼的结果。

【裁判文书】

中华人民共和国最高人民法院

民事裁定书

（2020）最高法知民终225号

上诉人（一审起诉人）：东莞银行股份有限公司。住所地：广东省东莞市莞城区体育路21号。

法定代表人：卢国锋，该公司董事长。

委托诉讼代理人：陈俊，北京市金杜（深圳）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：李智，北京市金杜（深圳）律师事务所律师。

上诉人东莞银行股份有限公司（以下简称东莞银行）因确认不侵害专利权纠纷一案，不服广州知识产权法院于2019年11月19日作出的（2019）粤73知民初1611号民事裁定，向本院提起上诉。本院于2020年3月5日立案后，依法组成合议庭对本案进行了审理。

东莞银行上诉请求：1.撤销原审裁定；2.裁定广州知识产权法院依法受理本案。事实和理由：（一）张学志利用我国专利民行二元体制的制度漏洞，以被宣告无效的专利权恶意发送侵权警告、提起投诉，对东莞银行造成极大损害，并使得在上市关键阶段的东莞银行长期处于不安的状态，东莞银行为维护自身的合法权益提起本案诉讼。1.ＺＬ20091003××××.3号“一种在计算机和其他电子产品中自行提供恰到好处嵌入式帮助的方法和界面”发明专利权（以下简称涉案专利）的专利权人是张学志，该专利于2018年8月31日被国家知识产权局宣告其权利要求全部无效。根据《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第四十七条第一款关于“宣告无效的专利权视为自始即不存在”的规定，无论东莞银行是否实施该专利，张学志均无权干涉。2.张学志主张涉案专利目前处于专利权维持的状态，理由为国家知识产权局网站显示涉案专利状态为专利权维持，国家知识产权局已经于2019年3月19日收取了第11年年费。张学志向东莞银行发函称：“在专利权人就无效宣告案（4Ｗ106774号）向北京知识产权法院起诉时，法院指南材料里面有一条是说专利权人可以先向法院申请恢复权利，专利权人就该事项向北京知识产权法院进行了咨询，被告知去知识产权局官网查询该专利的状态，若是‘专利权维持’，则不用恢复”。张学志称其坚信无效决定将很快被北京知识产权法院撤销。3.张学志曾用涉案专利向北京市知识产权局投诉中国工商银行股份有限公司侵害其专利权。在该投诉案件的处理过程中，涉案专利于2018年8月31日被国家知识产权局宣告其权利要求全部无效，张学志遂撤回其投诉请求，北京市知识产权局亦撤销该投诉案件。4.时隔一年后的2019年9月9日，张学志在明知涉案专利权已经被宣告无效的情况下，在东莞银行处于上市关键阶段的时期，向东莞银行发送侵权警告函，要求支付高达每年750万元的涉案专利许可费，并威胁如果东莞银行不缴纳相关专利使用许可费，将采取进一步措施，包括但不限于向证监会投诉、诉诸法律追索侵权赔偿、向苹果公司（ＡｐｐｌｅＩｎｃ.）投诉要求侵权Ａｐｐ下架，以及向专利主管部门申请专利侵权行政查处等。其后，张学志多次向苹果公司投诉东莞银行运营的“东莞银行手机银行”Ａｐｐ（ＡｐｐｌｅＩＤ：78425616）和“东莞银行村镇银行手机银行”Ａｐｐ（ＡｐｐｌｅＩＤ：1181828768）侵权，最终导致两款ＡＰＰ从苹果应用商店下架，使得东莞银行数百万老用户无法正常更新软件，新用户无法正常下载安装涉案产品，给东莞银行的商誉和公司经营造成了巨大影响，严重威胁用户资金安全和金融秩序稳定，损害了广大消费者的合法权利。5.在专利权被宣告无效并进入行政诉讼之后，由于法院案件量巨大，诉讼往往会持续2-4年不等。张学志正是利用这一制度漏洞，以宣告无效的涉案专利恶意发送侵权警告，侵害东莞银行的正常经营活动和合法权益，使东莞银行的日常经营和公司上市进程处于不安之中。（二）东莞银行行使诉权，符合确认不侵权之诉的立法本意。1.在知识产权司法保护制度中，确认不侵权制度是不可或缺的重要组成部分之一。当市场经营主体遭受侵权警告，而权利人怠于行使诉权，使得被警告人长期处于不安状态时，被警告人可以利用这一制度获得司法救济。2.这一制度还可以从根本上规制权利人滥用权利、肆意发送侵权警告的行为，维护稳定正当的市场经营秩序。3.东莞银行提起本案诉讼的目的是为确认自己并未侵害涉案专利权，排除张学志侵权警告等行为可能造成的损失和不良影响，结束东莞银行处于侵权警告的不安状态，维护东莞银行及广大Ａｐｐ用户的合法权益。（三）《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条规定的“先行裁驳、另行起诉”制度，不能机械照搬到确认不侵权之诉中。“先行裁驳、另行起诉”制度在提高专利侵权诉讼效率、维护生产经营秩序方面起到了积极作用，但是如将该制度机械照搬到确认不侵权之诉中，会给恶意投诉人可乘之机，使被投诉企业得不到救济。本案中，因缺乏相关民事案由以及未来专利权有被恢复的理论可能性，东莞银行无法提起“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”等诉讼。如果在确认不侵权之诉中，从简单的“权利被宣告无效则不存在确认不侵权问题”的法律逻辑出发，对东莞银行的起诉不予受理的话，实际上是以机械的法律逻辑来面对复杂的现实困境，结果将导致被投诉人无途径寻求司法救济，不仅与确认不侵害专利权纠纷的初衷相违背，也与“先行裁驳、另行起诉”的制度设计初衷相违背。（四）本案符合《中华人民共和国民事诉讼法》（以下简称民事诉讼法）第一百一十九条规定的民事案件受理条件，广州知识产权法院应当依法受理本案。本案为确认不侵权之诉，张学志依据涉案专利发送侵权警告及向苹果公司提起投诉的行为已经对东莞银行造成了损害，因此东莞银行与本案有直接利害关系。张学志是涉案专利的专利权人之一，其永久居留证号、联系电话及地址等身份信息明确，并且可以明确是其实施了侵权警告行为。东莞银行在本案中主张的诉求和事实理由已经在本案起诉状中予以明确。本案为涉及专利的民事一审案件，广州知识产权法院作为被告经常居住地的知识产权法院，对本案有管辖权。

东莞银行于2019年11月14日以张学志为被告、张金滔为第三人，向原审法院提起确认不侵害专利权纠纷诉讼，请求判令：1.确认东莞银行运营的“东莞银行手机银行”Ａｐｐ和“东莞银行村镇银行手机银行”APP不侵害张学志专利号为ZL20091003XXXX.3、名称为“一种在计算机和其他电子产品中自行提供恰到好处嵌入式帮助的方法和界面”的发明专利权；2.张学志向东莞银行支付合理的维权费用89.01万元；3.张学志承担本案的全部诉讼费用。

东莞银行为支持其诉请，向原审法院提交了涉案专利相关信息、张学志向东莞银行寄送的警告函、张学志与苹果公司之间的往来邮件、东莞银行与苹果公司之间的往来邮件、东莞银行发送给张学志的催告函及邮单、无效宣告请求审查决定书等证据材料。

原审法院认为，本案为确认不侵害专利权纠纷，是相关民事主体主动行使诉讼权利，请求法院确认其有关行为不侵犯他人知识产权的诉讼，目的是排除其是否侵犯他人知识产权处于不确定状态的干扰。在东莞银行提起本案诉讼前，涉案专利已被宣告全部无效。该决定一经作出即生效，至于其是否处在行政诉讼过程中，并不影响其效力。又根据专利法第四十七条第一款规定，宣告无效的专利权视为自始即不存在。故在涉案专利已在先被宣告全部无效的情况下，东莞银行提出确认其不侵害涉案专利权的诉讼请求缺乏事实基础。故其起诉不符合法定的受理条件。

原审法院裁定：对东莞银行股份有限公司的起诉不予受理。

本院经审查查明，东莞银行提交的证据材料显示：张学志系涉案专利的专利权人；2018年8月31日，原国家知识产权局专利复审委员会就涉案专利作出第37130号无效宣告请求审查决定，宣告涉案专利权全部无效；2019年9月9日，张学志向东莞银行发送侵权警告函，其中称其已就涉案专利的无效决定向北京知识产权法院起诉；张学志还向苹果公司投诉东莞银行App涉及侵权；2019年11月6日，北京市金杜（深圳）律师事务所受东莞银行委托向张学志就其向苹果公司投诉东莞银行侵害涉案专利权行为发出催告函，要求张学志立即撤回相关投诉，或尽快向人民法院提起相关侵权诉讼。

本院经审查认为，本案为确认不侵害专利权纠纷，上诉争议焦点为原审法院是否应当受理东莞银行提起的确认不侵害专利权纠纷之诉，具体包括两个问题：（一）东莞银行的起诉是否符合确认不侵害专利权纠纷之诉的条件；（二）宣告专利权无效的审查决定是否导致东莞银行丧失诉权。

（一）东莞银行的起诉是否符合确认不侵害专利权纠纷之诉的条件

民事诉权是当事人在民事关系发生争议时，请求人民法院通过民事诉讼解决纠纷的权利。民事诉讼法第一百一十九条规定：“起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。”由于确认不侵害专利权纠纷不同于传统民事纠纷，其性质属于民事消极确认之诉，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条专门规定了该类起诉的前置条件，即“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。”确认不侵害专利权之诉的目的在于当权利人警告相对方侵权但又怠于通过法定程序解决争议时，给予被警告人从法律关系不确定状态中解脱出来的救济途径。据此，确认不侵害专利权纠纷之诉除应符合民事诉讼法第一百一十九条的规定外，还须满足专利权人已经发出侵害专利权的警告、专利权人经催告后怠于撤回警告或行使诉权这两项条件。在此情况下，被警告人的法律地位因专利权人的前述行为而陷入不安定状态，其具有诉的利益，可以起诉请求法院确认其是否侵害涉案专利权，从而消除其与专利权人之间争议法律关系的不安定状态，获得确定性。

本案中，从东莞银行向原审法院提交的起诉材料及其上诉主张来看，张学志于2019年9月9日向东莞银行寄送了警告函，东莞银行于2019年11月6日向张学志正式发出催告函，张学志至今为止仍未撤回警告也不提起侵权诉讼。东莞银行与本案有直接利害关系，其起诉有明确的被告以及具体的诉讼请求和事实、理由，符合民事诉讼法第一百一十九条的规定，同时也已经满足《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定的收到专利权人警告且专利权人经催告后未撤回警告也不行使诉权的两项起诉条件。

尽管东莞银行于2019年11月14日向原审法院起诉时尚未满足《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定的“权利人收到该书面催告之日起一个月”或者“自书面催告发出之日起二个月”的期间条件，但由于原审法院未以不符合期间条件为由裁定不予受理，而本案因其他争议问题已进入上诉阶段，如果仅以不符合期间条件为由对本案不予受理，无疑将导致程序空转，徒增当事人讼累，亦不利于实质解决纠纷，故本院结合本案二审中东莞银行起诉已符合期间条件的事实，认定其起诉符合确认不侵害专利权纠纷之诉的法定条件。

（二）宣告专利权无效的审查决定是否导致东莞银行丧失诉权

首先，关于专利权无效宣告请求审查决定的生效时点问题。专利法第四十六条第一款规定：“专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定，并通知请求人和专利权人。宣告专利权无效的决定，由国务院专利行政部门登记和公告。”该条文并未明确规定专利权无效宣告请求审查决定之生效时点。对此，本院认为，专利权无效宣告请求审查决定并非一经作出即发生法律效力，而须待法律规定的起诉期限届满当事人未提起诉讼或者维持该决定的裁判生效时，该决定方可发生法律效力。具体理由如下：

第一，无论是在我国行政法律规范还是专利法律规范中，均无确定专利权无效宣告请求审查决定生效时点的直接依据。因此，专利权无效宣告请求审查决定的生效时点应当根据专利权的特殊性质以及专利授权确权行为之目的进行判断。专利权是一种需经有权机关授予的无形财产权。专利授权确权行为作为取得和保持专利权的程序，会导致专有权的确立和丧失，故其目的在于判断发明创造是否应受到专有权的保护，而非采取行政强制措施或赋予执行力。只有在行政相对人及利害关系人对行政决定放弃救济权利或救济权利用尽时，专利权无效宣告请求审查决定才具有不可争力，此时专利权有效与否才能处于终局性的确定状态。因此，专利权无效宣告请求审查决定之生效时点应为不可争力的产生时点，不能以一般情况下行政行为一经作出即具有执行力且复议和诉讼期间不停止执行，就认为专利权无效宣告请求审查决定亦是一经作出即生效。

第二，我国的专利授权确权程序包括司法救济程序。专利法第四十六条第二款明确规定：“对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。”根据上述规定，当事人不服专利权无效宣告请求审查决定，可以提起司法救济程序。司法救济程序的结果会影响专利权法律状态的确定，是专利授权确权行为在司法领域的评判程序。因此，仅在专利法规定的上述起诉期限届满当事人未提起诉讼或者维持审查决定的司法裁判发生法律效力时，专利授权确权程序才在真正意义上结束，行政相对人及利害关系人负有不得再行争讼的义务。专利权无效宣告请求审查决定此时才具有不可争力，故应以此时点作为生效时点。

第三，专利法第四十七条第一款规定：“宣告无效的专利权视为自始即不存在。”在宣告专利权无效的情况下，专利权保护的技术方案从专有状态进入公有领域，社会公众可以自由实施该技术方案。由于专利授权确权程序包括司法救济程序，如果将宣告专利权无效的审查决定之生效时点确定为一经作出即生效，而其后司法裁判又推翻该决定，则会形成技术方案在专有-公有-专有领域之间的反复，并在保护专利权人的合法权益和推动发明创造的应用之间产生诸多争议，此种解读不符合专利法的立法宗旨。

综上，原审裁定认为专利无效宣告请求审查决定一经作出即生效，进而认定涉案专利权应视为自始不存在，适用法律错误，应予纠正。

其次，关于宣告专利权无效的审查决定未生效时，被警告人可否提起确认不侵权之诉的问题。如上所述，专利权无效宣告请求审查决定并非作出即生效，而是在起诉期限届满或司法裁判生效时才生效。因此，在宣告专利权无效的审查决定未生效的情况下，其不能产生否定专利权有效性的效力，权利人发送的侵权警告仍然有权利基础。相应地，被警告人亦可以在符合法定条件的情况下提起确认不侵害专利权之诉，以消除因收到侵权警告而产生的不安状态。本案起诉材料显示，张学志已向北京知识产权法院提起行政诉讼，宣告专利权无效的审查决定尚未生效，东莞银行作为被警告人有权提起确认不侵害专利权之诉。

实践中容易引起混淆的问题是《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条第一款以及第二款“权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉”的规定是否适用于确认不侵害专利权之诉。本院认为，该条规定人民法院可以“先行裁驳、另行起诉”，旨在提高专利侵权纠纷案件的审理效率，尽可能缓解审理周期较长的影响，其仅适用于司法解释规定的专利权人提起的侵权之诉。被警告人提起的确认不侵害专利权之诉，目的在于消除被警告人因专利权人发出的侵权警告而所处的不安状态。两者制度目的不同，因此司法解释该条规定的“先行裁驳、另行起诉”不构成被警告人提起确认不侵害专利权之诉的障碍。如法院经审理认定被警告人的行为不构成侵害专利权，可径行作出确认不侵权的判决；如法院经审理认定被警告人的行为构成侵害专利权，为避免诉讼结果反复，可以中止审理，等待专利确权行政诉讼的结果。也即是说，无论属于何种情形，人民法院均不能以专利“民行二元分立”的诉讼架构为由，剥夺被警告人的民事诉权，任由其法律地位长期处于不安状态，而拒绝给予救济途径。

综上所述，东莞银行的起诉符合确认不侵害专利权纠纷之诉的法定条件，原审法院应予受理。东莞银行的上诉请求成立，本院予以支持。原审法院适用法律错误，导致对本案作出不予受理裁定错误，本院予以纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项、第一百七十一条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百三十二条规定，裁定如下：

一、撤销广州知识产权法院（2019）粤73知民初1611号民事裁定；

二、本案指令广州知识产权法院立案受理。

本裁定为终审裁定。

审判长 沈红雨

审判员 孔立明

审判员 崔宁

二〇二〇年六月十二日

法官助理 李庆瑾

书记员 王茜